关于优先权涉及到一案两申请时的程序问题
发布时间:2017.02.23 上海市查看:3315 评论:14
各位好,好久没来思博了。
最近做实务的时候,发现了一个问题,困扰了我,再此请教。
某客户的在先申请写得很烂,但尚且在12个月内。于是我们建议提出国内优先权,“洗个稿”重新再交。
洗完了稿之后,递交申请时我们才发现在先申请是同时提出实用新型和发明的一案两申请,而此前发明人仅告知我们“之前申请了一个发明”。
如果在后申请有和在先申请范围完全相同的权利要求,就会带来几个因重复授权而引起的问题,我分两种情况讨论:
第一种情况:在先申请的实用新型尚未授权。
如果在先的实用新型尚未授权,那么我认为同时要求两件案子的优先权,在先的实用新型将会视撤,这样比较容易理解。
我的疑问是:
1、是否可以在不撤回在先实用新型的前提下要求在先发明的优先权?也就是说,在后申请是否可以在请求书中说明“具备同日申请的实用新型”,而替代在先发明申请作为一套新的一案两申请?进一步来说,在在后申请即将获得专利权的审查阶段,能否放弃在先的实用新型的专利权?
第二种情况:在先申请的实用新型已经获得授权(6-8个月实用新型一般就会授权,优先权有12个月)。
显然,已经获得了专利权的实用新型不能作为在后申请的优先权基础了,我只能要求在先的发明的优先权。
我有如下疑问:
2、我是否拥有在后申请获得授权的同时放弃在先的实用新型的权利?也就是说,在先的实用新型能否和在后的发明专利申请构成同日的一案两申请?
3、如果我不能在在后申请的发明的审查阶段通过正常的法律程序来放弃在先的实用新型专利,那么我是否可以通过提交主动放弃实用新型专利权的声明,来规避重复授权的问题?
问题有点复杂,我的描述可能不够清楚,还望海涵。
希望各位能够不吝赐教,谢谢!!
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hjsheov
[5]思博市市长
主题:13 回帖:259 积分:921
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陶小潜
以下仅代表个人观点:
我感觉只有两种情况,一种是实用新型没有授权,把实用新型撤回,发明提出优先权。
一种是实用新型授权了,那如果你发明提优先权了就构成抵触申请了,不可能还算成同日申请的
2017/02/23 10:12 [来自上海市]
0 举报hjsheov
这边应该是不涉及抵触申请的。
抵触申请是指申请日在先,公开日在后的申请。在优先权日视为申请日的情况下二者应该是同日申请而不是抵触申请。我认为这里应该无关专利法二十二条新创问题,而是专利法九条重复授权的问题。
2017/02/23 10:22 [来自上海市]
0 举报陶小潜
优先权日视为申请日只是在查新颖性的时候,基本按照优先权日以前的文献进行检索,申请日不是真的提到了优先权日。可能是不涉及到抵触申请,不过基于重复授权的话,实用新型授权了,相同的申请日在后的发明创造不能授权。
2017/02/23 10:33 [来自上海市]
0 举报hjsheov
你也指出优先权日视为申请日是在查新颖性的时候,而抵触申请正是用于判断新颖性的时候才引出的概念。因此抵触申请和这个问题应该是没有关系的。
另外不能授权这个我也知道,我在首帖中有提及,按照法9条是不能授权的。
我的问题在于,是否有规避这个问题的解决之道。比如我在首帖中提及的,我提前发声明主动放弃实用新型,能不能解决重复授权的问题。从法理上我认为是可以的,但是没实际操作过,想知道实际操作的可操作性。或者说,审查过程中是否存在某些纠错机制,能够让我的在后申请获得授权的同时可以通过审查员的帮助放弃在先的实用新型专利权。
2017/02/23 12:14 [来自上海市]
0 举报寒江独钓
第二种情况,问题2:同问题1,还是不行;
问题3:不行,除了法9条规定的唯一例外,重复授权问题现在认为是“同样的发明创造不得授权两次”,而不是“在一个时间节点不存在两项相同的专利权”。
2017/02/23 18:06 [来自江苏省]
2 举报李工仲明
2017/02/23 19:09 [来自北京市]
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