如何答复美国审查意见通知书中的创造性问题

谢谢

本帖最后由 InnoPatman 于 2016-3-16 18:41 编辑


Landis这本可是撰写US专利入行必读宝典啊~ 不过没人带者看与写，很难看懂。我入行初学时候自己试著看了好多页，发现字差不多都认识，但就是看不懂啊。

有可能是你看的太早了。我是做了一段时间的工作，已经熟悉claim各种规则的情况下才看的。相当于把landis当作进阶课程而不是入门课程，这样看起来不是很费力。

我也没有让我们刚进来的同事立马就看landis，而是给他们讲解claim规则，工作一段时间后再让他们看。

即使KSR一案，也明白指出，Teach away是可建立进步性的。
MPEP 2143
“[w]hen the prior art teaches away from combining certain known elements, discovery of successful means of combining them is more likely to be nonobvious. ”KSR, 550 U.S. at 416, 82 USPQ2d at 1395.

另外，参见MPEP 2145
X. ARGUING IMPROPER RATIONALES FOR COMBINING REFERENCES
  D. References Teach Away from the Invention or Render Prior Art Unsatisfactory for Intended Purpose
    1.The Nature of the Teaching Is Highly Relevant
    2.References Cannot Be Combined Where Reference Teaches Away from Their Combination
    3.Proceeding Contrary to Accepted Wisdom Is Evidence of Nonobviousness

不能结合这类的论述，是直接破坏prima facie case of obviousness，而不宜被归类为secondary consideration。

从Graham一案所建立的secondary consideration有：
commercial success, satisfying a long felt but unsolved need, the failure of others where the invention succeeds.
后续加入的还有unexpected effect.

之所以称为secondary，是因为这是在审查员建立prima facie case of obviousness之后，申请人提出的证据。
It's secondary in time, but it does not mean it's secondary in importance.

可能不同门派，对于如何答复会有不同的想法。
不过我一直以来受到的教育是说，用无法结合、反向教示之类的答辩方法，是较为理想的答辩方法。
因为如此一来，就不需要比较本案技术内容和前案的差异，如果案件进入诉讼，比较不会有过多的prosecution estoppel。
另外，透过这样的答辩方式，不需要修改权利要求就有可能获准，这样日后侵权判定才有主张均等论的空间。

本帖最后由 虎头龙尾 于 2016-3-17 11:15 编辑


你说的很对，我不是否定你的argue的方式。而是因为上面大家讲的都很完善了，就没继续在这个方面讨论，而是讨论怎么修改claim。
teach away 和不能结合都是是primary argument，而且是argue nonobvious最重要的方向之一。
我的导师是不建议我们每次都用teach away这个词，因为它很Strong,我们做的很多案子与refs的差别没有强到refs真的teach away的程度。

我们关于如何答复受到的教导确实不一样。这也是我来思博和大家交流的原因，希望能接触到同行，接触到不同的工作思路。

我们的导师的思路是为了给审查官面子。审查官说我们的limitations都被Refs揭露，即使我们认为我们的limitations是not obvious而审查官理解完全错误，我们也要尽量的修改一下limitation的措辞，然后说修改后的limitations是not obvious。 然后在此基础上argue的方式是和你说的一样的。

谢谢分享。

没错喔~teach away是很强烈的字眼，所以不是代理人说了算，通常是需要有证据支持的。

最好的证据就是引证文件本身就明白写出来了，这时候把这话贴进去给审查员看，通常就足够了。
不过这种过年般的好事怎么可能天天有。
所以另一种方法就是找大牌期刊里面刊登的文献，如果文献里面指出了不能结合的理由，这时候我们会用发明人的名义送一份宣誓书，讨论这个部分，这样也是可以的。
文献也找不著的话，就可以找这个领域的学者（或发明人，但比较没有说服力）来写宣誓书，说明为什么不能结合。
我在美国上课时，讲师说他用过最厉害的一份宣誓书，是主要引证文献的第一发明人写的。