如何答复美国审查意见通知书中的创造性问题
发布时间:2016.03.09 北京市查看:7548 评论:27
我也问个问题,
前两通,美国审查员通过两个对比文件否定本发明创造性,
如今,第三通,美国审查员补充检索四个对比文件(合计六个)来否定本发明创造性。
(其中,权1用四个对比文件,补充检索了两个对比文件,应对我之前加的两个技术特征。)
——怎么破?
除了独权加特征,怎么争辩比较好呢?
这样的在中间过程中补充检索对比文件,
在美国也常见嘛?
是为什么?
在中国偶尔会遇到的。
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siceng
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[北京市]
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liliteng
我还遇过第一次回覆克服了对比文件A,审查员改用B+C来驳,
第二次回覆后,他又改用A+C来驳,
也就是已经克服的对比文件还能再起死回生的。
这样反覆了好几次,客户要求电询,问审查员为什么已经克服的对比文件又被拿了出来(而且用相同的理由还无法解决),
审查员说我们修改之后,范围不同了,所以先前克服的对比文件又可以用了。
2016/03/09 14:48 [来自中国台湾]
0 举报jojo
跟我们类似,也可以主张这些对比文件之间没有结合的启示,有些对比文件中甚至会给出相反的结合启示;或者这些对比文件之间存在应用技术领域上的差别。
不过,最有效的做法,是让美国代理人去打个电话,很多事情聊着聊着就解决了~
2016/03/09 14:48 [来自中国香港]
0 举报liliteng
一种方法是看对比文件是否「不能结合」。
譬如,两份对比文件中写了彼此相反的意见,或是两个技术内容组合之后,会破坏其中一个技术方案原本的功效。
另一个,是找证据,证明「本领域技术人员没有动机结合」。
譬如我会找一些优先权日前公开的期刊文献,用申请人的名义写宣誓书,去跟审查员说明本领域的技术人员没有动机这么做。
此外,还可以看对比文件揭示的内容和本案是否有相反的教示。
有的时候,审查员对一些词可能会有独特的理解,导致双方沟通没有效率。
譬如,他可能认为A和B彼此separated的情形,是指A和B在一把尺的两头,但你认为这是A、B分别在两把尺上。
但在OA里面是看不出这些东西的。这种时候,可以考虑请美国代理人提起电询,就可以有效率地解决这种问题。
当然,说明独权和对比文件组合后的差异,或在独权中加技术特徵,也都是可以的。
2016/03/09 14:56 [来自中国台湾]
0 举报liliteng
一种方法是看对比文件是否「不能结合」。
譬如,两份对比文件中写了彼此相反的意见,或是两个技术内容组合之后,会破坏其中一个技术方案原本的功效。
另一个,是找证据,证明「本领域技术人员没有动机结合」。
譬如我会找一些优先权日前公开的期刊文献,用申请人的名义写宣誓书,去跟审查员说明本领域的技术人员没有动机这么做。
此外,还可以看对比文件揭示的内容和本案是否有相反的教示。
有的时候,审查员对一些词可能会有独特的理解,导致双方沟通没有效率。
譬如,他可能认为A和B彼此separated的情形,是指A和B在一把尺的两头,但你认为这是A、B分别在两把尺上。
但在OA里面是看不出这些东西的。这种时候,可以考虑请美国代理人提起电询,就可以有效率地解决这种问题。
当然,说明独权和对比文件组合后的差异,或在独权中加技术特徵,也都是可以的。
2016/03/09 14:56 [来自中国台湾]
0 举报siceng
原来还有更难面对的情形,也被楼上克服了。
2016/03/09 16:05 [来自北京市]
0 举报专利这块
liliteng基本都说的差不多了,除了以上说的之外,如果审查员用的对比文件较多的话,可以用“审查员用了hindsight(事后诸葛亮)”来争辩一下,说审查员完全是照着权利要求去按图索骥,本质上本领域技术人员没有动机这么做
2016/03/14 20:57 [来自福建省]
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